作為國內(nèi)知名的工程機(jī)械制造商，三一重工股份有限公司（下稱三一重工公司）擁有核定使用在第7類挖掘機(jī)、攪拌機(jī)等商品上的第1550869號“三一”商標(biāo)、第1550867號“SANY”商標(biāo)的相應(yīng)權(quán)利。因認(rèn)為煙臺山一機(jī)械有限公司（下稱煙臺山一公司）、湖南合九機(jī)械設(shè)備有限公司（下稱合九公司）在生產(chǎn)銷售的裝載機(jī)、攪拌機(jī)等產(chǎn)品上突出使用“山一重工”“SHANYI”標(biāo)識的行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，煙臺山一公司在企業(yè)名稱中使用“山一”字樣的行為構(gòu)成不正當(dāng)競爭，三一重工公司將兩公司訴至法院。
近日，該案迎來二審判決。湖南省高級人民法院（下稱湖南高院）經(jīng)審理認(rèn)定兩被告行為構(gòu)成侵權(quán)，煙臺山一公司亦構(gòu)成不正當(dāng)競爭，判決兩被告立即停止侵權(quán)，煙臺山一公司更改企業(yè)名稱并賠償三一重工公司經(jīng)濟(jì)損失及合理開支共計(jì)700余萬元等。
業(yè)內(nèi)專家在接受中國知識產(chǎn)權(quán)報(bào)記者采訪時(shí)表示，該案屬于同領(lǐng)域企業(yè)商標(biāo)侵權(quán)和不正當(dāng)競爭糾紛的典型案例，該案也提醒企業(yè)在經(jīng)營活動中，不應(yīng)想著搭便車、傍名牌，應(yīng)擁有獨(dú)立創(chuàng)新的意識，同時(shí)，對有知名度的商標(biāo)或字號等要自覺進(jìn)行合理避讓。
“三一”引發(fā)糾紛
1994年，湖南三一重工業(yè)集團(tuán)有限公司成立，1995年更名為三一重工業(yè)集團(tuán)有限公司，后又更名為三一重工公司，經(jīng)營范圍為建筑工程機(jī)械、起重機(jī)械等生產(chǎn)、銷售與維修。
煙臺山一公司成立于2014年8月，經(jīng)營范圍為銷售建筑工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、機(jī)械配件等。合九公司成立于2015年8月，經(jīng)營范圍為工程機(jī)械維修服務(wù)、農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)、零售、租賃、通用機(jī)械設(shè)備、叉車及配件的銷售等。
三一重工公司代理人、北京德恒（長沙）律師事務(wù)所律師劉智鵬在接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示，三一重工公司作為我國工程機(jī)械產(chǎn)品的標(biāo)志性企業(yè)，自成立以來始終將“三一重工”作為字號、簡稱使用，在工程機(jī)械類產(chǎn)品上注冊并長期使用“三一”“SANY”商標(biāo)，品牌已形成了較高的市場知名度和美譽(yù)度。該案兩被告在工程機(jī)械產(chǎn)品上長期、大量使用與三一重工公司商標(biāo)近似的“山一重工”“SHANYI”標(biāo)識，再結(jié)合被告在產(chǎn)品上使用涉案標(biāo)識的方式與三一重工公司相同或相近，極容易導(dǎo)致消費(fèi)者對二者產(chǎn)生混淆或聯(lián)想，因此三一重工公司認(rèn)為被告的行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。此外，被告登記的字號為“山一機(jī)械”，但在實(shí)際經(jīng)營場地和宣傳資料上廣泛使用“山一重工”的行為構(gòu)成對三一重工公司知名字號、簡稱的搭便車，攀附了三一重工公司的品牌商譽(yù)，構(gòu)成不正當(dāng)競爭。
煙臺山一公司辯稱，其使用企業(yè)字號的行為不構(gòu)成不正當(dāng)競爭以及商標(biāo)侵權(quán)，也并無攀附三一重工公司商譽(yù)的主觀意圖。合九公司則辯稱，其是煙臺山一公司的經(jīng)銷商，被訴侵權(quán)商品具有合法來源，其不應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
本報(bào)記者就該案聯(lián)系采訪兩被告代理人，截至發(fā)稿時(shí)，均未獲得回復(fù)。
“山一”構(gòu)成侵權(quán)
一審法院經(jīng)審理認(rèn)為，首先，被訴侵權(quán)標(biāo)識“山一重工”“SHANYI”能夠起到區(qū)分商品或服務(wù)來源的作用，屬于商標(biāo)意義上的使用。其次，煙臺山一公司分別在裝載機(jī)、攪拌機(jī)上使用“山一重工”“SHANYI”標(biāo)識，與“三一”商標(biāo)及“SANY”商標(biāo)的挖掘機(jī)均屬于機(jī)械，其功能用途基本一致，生產(chǎn)部門、消費(fèi)對象、銷售渠道等較為接近，構(gòu)成類似商品。煙臺山一公司使用在宣傳冊、網(wǎng)站首頁上的“山一重工”“SHANYI”標(biāo)識及經(jīng)營場所中的“山一重工”標(biāo)識，合九公司使用在門店招牌上的相關(guān)標(biāo)識，均是為了銷售裝載機(jī)或攪拌機(jī)，因此也構(gòu)成類似商品。第三，被訴侵權(quán)標(biāo)識“山一重工”中的“重工”系行業(yè)類別，不具有顯著性，顯著部分系“山一”二字，與“三一”商標(biāo)呼叫近似，構(gòu)成近似商標(biāo)；被訴侵權(quán)標(biāo)識“SHANYI”標(biāo)識與“SANY”商標(biāo)相比，字母及字母排列順序基本一致，呼叫近似，構(gòu)成近似商標(biāo)。第四，基于“三一”商標(biāo)及“SANY”商標(biāo)在工程機(jī)械領(lǐng)域的較高知名度，被訴侵權(quán)標(biāo)識的使用容易引起消費(fèi)者的混淆誤認(rèn)，被訴侵權(quán)行為侵犯了三一重工公司對“三一”及“SANY”商標(biāo)享有的商標(biāo)專用權(quán)。
在案證據(jù)能夠證明，在煙臺山一公司注冊之前，三一重工公司的“三一”商標(biāo)已經(jīng)具有較高的知名度，2012年5月，湖南省長沙市中級人民法院(2011)長中民五初字第0351號民事判決認(rèn)定，三一重工公司的第1550869號“三一”商標(biāo)為馳名商標(biāo)，二審維持原判。三一重工公司的“三一”企業(yè)字號在機(jī)械工程領(lǐng)域同樣具備了較高的知名度。煙臺山一公司從事與工程機(jī)械領(lǐng)域具有緊密聯(lián)系的行業(yè)，在企業(yè)字號有較大范圍選擇的情況下，其對于在先的知名字號應(yīng)當(dāng)進(jìn)行合理的避讓；尤其是在煙臺山一公司相關(guān)公司兩次注冊“山一重工”商標(biāo)均未能予以注冊的情況下，其仍然選擇與三一重工公司字號及商標(biāo)相近似的“山一”文字作為字號，體現(xiàn)了其搭便車的主觀惡意。煙臺山一公司將“山一”注冊為企業(yè)字號的行為，容易使消費(fèi)者產(chǎn)生混淆誤認(rèn)，構(gòu)成不正當(dāng)競爭行為。
綜上，一審法院作出兩被告停止侵權(quán)，煙臺山一公司更改企業(yè)名稱并賠償原告經(jīng)濟(jì)損失及合理開支的判決。原被告均不服該判決，上訴至湖南高院，湖南高院經(jīng)審理作出前述判決。
三一集團(tuán)法律總顧問、湖南華夏方圓律師事務(wù)所主任曹麗霞在接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示，三一重工公司歡迎同行良性競爭，只有良性競爭，才能促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展和科技的進(jìn)步?！皩τ谠噲D攀附三一重工公司知名度的侵權(quán)行為，我們堅(jiān)決打擊。打擊侵權(quán)，不僅是為了維護(hù)我們自身知識產(chǎn)權(quán)，也是為了凈化市場，維護(hù)廣大消費(fèi)者的利益，更是為了激發(fā)全社會創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)熱情，創(chuàng)造更加公平、開放、透明的營商環(huán)境?！?曹麗霞談到。
同時(shí)，曹麗霞表示，三一重工公司內(nèi)部建立了知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)舉報(bào)機(jī)制。如果員工、合作企業(yè)、客戶等在市面上看到假冒產(chǎn)品，會第一時(shí)間匯報(bào)相關(guān)部門或者集團(tuán)法務(wù)部。集團(tuán)法務(wù)部也會對市面上商標(biāo)侵權(quán)等現(xiàn)象進(jìn)行定期監(jiān)控，如有疑似侵權(quán)發(fā)生，集團(tuán)法務(wù)部會組織專門團(tuán)隊(duì)進(jìn)行內(nèi)部論證，進(jìn)而分析合法合規(guī)的維權(quán)途徑，包括向市場監(jiān)督管理局、公安局舉報(bào)、向法院提起訴訟等。
進(jìn)行合理避讓
針對該案，北京市盈科(廣州)律師事務(wù)所律師牟晉軍在接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示，在三一重工公司已經(jīng)對其相關(guān)商標(biāo)和企業(yè)字號擁有較高知名度的情況下，作為與三一重工公司所從事的領(lǐng)域具有緊密聯(lián)系行業(yè)的煙臺山一公司，應(yīng)當(dāng)對三一重工公司的相關(guān)馳名商標(biāo)和知名企業(yè)字號進(jìn)行合理避讓。煙臺山一公司非但未能主動避讓，反而兩次注冊與三一重工企業(yè)字號相同的商標(biāo)且均未能予以注冊，其行為體現(xiàn)了妄圖獲得不正當(dāng)競爭優(yōu)勢的主觀惡意。
牟晉軍表示，該案對具有緊密聯(lián)系的企業(yè)之間的商標(biāo)合規(guī)和正當(dāng)競爭的審查工作提供了較明確指引：首先，對于馳名商標(biāo)的主動避讓范圍應(yīng)比普通商標(biāo)更大，尤其是相關(guān)企業(yè)所生產(chǎn)的商品在生產(chǎn)部門、消費(fèi)對象、銷售渠道等方面與擁有馳名商標(biāo)的商品較為接近時(shí)，很有可能被認(rèn)定為類似商品，進(jìn)而存在被認(rèn)定為商標(biāo)侵權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)；其次，對于從事與擁有在先知名企業(yè)字號的企業(yè)具有緊密聯(lián)系的企業(yè)，要主動對在先知名企業(yè)字號進(jìn)行避讓，防止被認(rèn)定為存在搭便車的不正當(dāng)競爭行為。
此外，北京東巖律師事務(wù)所律師郇小莉在接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示，對于維權(quán)方而言，相較于后期維權(quán)，在前期做好知識產(chǎn)權(quán)布局更為重要。企業(yè)可以結(jié)合自身情況，從商標(biāo)、專利、著作權(quán)等方面進(jìn)行全面布局。就商標(biāo)而言，企業(yè)除注冊核心商標(biāo)外，還應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要注冊相應(yīng)的防御商標(biāo)。品牌在獲得一定知名度后，如果遭遇知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)，則應(yīng)進(jìn)行積極維權(quán)，執(zhí)法機(jī)構(gòu)對侵權(quán)行為加大打擊力度，讓侵權(quán)者付出沉重代價(jià)。
商標(biāo)注冊可以是為企業(yè)爭取儲備商標(biāo)的一個(gè)途徑，在實(shí)際運(yùn)用中，商標(biāo)注冊需要經(jīng)歷的時(shí)間很久，所以提早進(jìn)行商標(biāo)布局有利于企業(yè)商標(biāo)的積累，在后續(xù)的使用或者防御中起到一定的作用。若您急著需要使用商標(biāo)可以通過商標(biāo)購買的方式來獲取，若您對商標(biāo)購買的相關(guān)信息不是非常了解，可以選擇正規(guī)的代理公司，帶路商標(biāo)網(wǎng)以誠信立業(yè)，為客戶提供最專業(yè)的商標(biāo)代理服務(wù)。
